El registro de una marca, confiere al titular el derecho de uso exclusivo sobre la marca, en la vertiente negativa de este derecho, faculta al titular a prohibir que terceros usen la marca sin su consentimiento o autorización.
De acuerdo al artículo 134 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, se establece que “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Así, podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, tales como: “las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas; cualquier combinación de los signos o medios indicados (…)” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).
De esta manera, las marcas constituyen bienes incorpóreos que son susceptibles de ser representados gráficamente. Para su composición tal como señala nuestra legislación es válido el uso de grafías, figuras, formas, colores y olores que pueden constituirse de forma arbitraria, sin ninguna restricción, salvo las prohibiciones dispuestas en el artículo 135 de la Decisión 486.
Dicho esto, es claro que una persona que desee identificar sus productos o servicios en el mercado busque diversas formas para crear su marca, desde palabras inventadas, palabras que provengan de las siglas de nombres, gráficos desde animales, plantas, rostros, etc. La variedad es infinita y la creatividad de las personas también lo es, en tal sentido podrían realizar combinaciones de todo tipo con el fin de obtener la marca que desean para sus productos o servicios.
Pero, ¿qué sucede si una persona en medio de tal creatividad decidiera registrar como marca el nombre, seudónimo, imagen o lo que fuere de una persona famosa?
El artículo 136 de nuestra norma comunitaria contempla las prohibiciones relativas de registro que se refieren a aquellos supuestos por los que se deniega el registro de signos porque existen terceros con mejores derechos. Estas prohibiciones se basan en el principio del riesgo de confusión, uno de los principios fundamentales del Derecho de marcas.
En lo que corresponde a este artículo, sólo nos referiremos al inciso e) del artículo 136 de la Decisión 486, que establece una prohibición de registrabilidad, la cual dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que:
“e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;” (Comisión de la Comunidad Andina, 2000).
En este caso, es innegable que si alguien, un tercero, quiere registrar una marca con el nombre de una persona pública o famosa, tendrá entonces que demostrar que tiene autorización para hacerlo, de lo contrario dicha solicitud será negada.
Por ejemplo, el 16 de diciembre de 2015 la empresa SATTVICA S.A. presentó en Perú la marca MARADONA para distinguir productos y servicios en las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43. Esta marca fue rechazada en primera instancia, pues si bien se presentaron documentos que acreditaban la autorización de Diego Armando Maradona, la Oficina de Marcas de Perú rechazó los documentos por considerar que no se indicaba el consentimiento expreso del futbolista a favor de la empresa mencionada para registrar su apellido como marca. Contra este rechazo se presentó un recurso de reconsideración adjuntando copia del consentimiento expreso de Diego Armando Maradona a favor de SATTVICA S.A. para registrar su apellido como marca en Perú. Dicho recurso de reconsideración fue declarado fundado y la marca MARADONA fue otorgada en las clases 25, 28, 35, 38, 41 y 43 a favor de SATTVICA S.A.
Lo mismo sucedería, por ejemplo, si una persona, sea natural o jurídica, decidiera registrar una marca con el nombre Cristiano Ronaldo, CR7[1] o la imagen del futbolista para distinguir bebidas energéticas o bebidas proteicas de la clase 32. Esa persona tendría que presentar la autorización o consentimiento del futbolista Cristiano Ronaldo para tal registro, de lo contrario ésta sería rechazada pues se consideraría que se está afectando la identidad o prestigio del futbolista.
Vale decir que Cristiano Ronaldo tiene varias marcas de ropa, fragancias, entre otros, que llevan su nombre y no necesariamente es el mismo futbolista quien las solicita sino terceros que tienen autorización para ello.
Y esto es común, pues muchos famosos como cantantes, deportistas, modelos, incursionan en el ámbito comercial aliándose con empresas para crear y vender productos como ropa, calzado, perfumes, plasmando su nombre en ellos, registrándolos como marcas como una forma de conseguir más ganancias, tal vez por marketing personal y en algunos casos lo hacen con el fin de evitar su uso y aprovechamiento de parte de terceros, como una forma de protegerse contra quienes quieran beneficiarse de su fama o prestigio.
Un caso bastante particular que llamó mi atención y el cual comparto en este artículo es el de la marca “Miel Gibson”, según se aprecia en la imagen [2] , la cual fue desarrollada en Chile por una profesora, Yohana Agurto[3].
En este caso por ejemplo se usó el apellido del actor y se combinó con otras palabras como Miel para hacer alusión al producto que se vende, pero a la vez evoca el nombre del actor Mel Gibson, sumado al uso de su imagen tomada de la película “Corazón Valiente”, y la frase en la parte superior que evoca a esta película.
La creatividad de esta profesora es innegable; sin embargo, no podemos obviar el hecho que se está usando la imagen del actor y su nombre, sin autorización, tal como se constató.
En nuestro país, Perú, esto también es común, existen casos, en donde se toman nombres de famosos para distinguir productos o servicios como bodegas, salones de belleza, prendas de vestir, entre otros.
En conclusión, ¿un tercero puede usar o registrar el nombre, imagen, seudónimo, etc. de una persona famosa como marca?, sí, siempre y cuando tenga autorización para hacerlo.
[1] Apodo o seudónimo por el que se le conoce al futbolista portugués Cristiano Ronaldo.
[2] Imagen tomada del sitio web: https://www.perfil.com/noticias/opinion/gustavo-sena-uso-de-nombres-e-imagenes-de-terceros-como-marca.phtml
[3] Sena, Gustavo A. Uso de nombres e imágenes de terceros como marca. Sitio web: https://www.perfil.com/noticias/opinion/gustavo-sena-uso-de-nombres-e-imagenes-de-terceros-como-marca.phtml
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