Diego Fierro Rodríguez
Diego Fierro Rodríguez
I. Introducción
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia el 28 de octubre, divulgada a través de El Confidencial, que fortalece de manera significativa la posición de Bakery Donuts, ahora integrada en Bimbo Donuts Iberia según el Registro Mercantil, en su prolongado litigio contra Atlanta Restauración Temática. Esta resolución no solo blinda la marca Donut, sino que devuelve al Grupo Bimbo la exclusividad absoluta sobre su rosquilla más emblemática, un producto que ha definido el mercado de la bollería industrial en España durante más de seis décadas.
Los magistrados, en un razonamiento meticuloso y alineado con la doctrina consolidada de la Ley de Marcas, concluyen que el uso del término Donut por parte de Atlanta en su sitio web, aunque aparentemente limitado en alcance y duración, constituía una violación flagrante de los derechos de marca. Este empleo afectaba directamente al renombre del signo, a su carácter distintivo inherente y a la exclusividad que debe regir en el tráfico económico para un signo registrado desde 1962, evitando así que terceros se beneficien indebidamente de la inversión y el esfuerzo en posicionamiento de mercado realizado por el titular.
No obstante, esta protección tan estricta invita a una crítica: al ignorar en parte cómo «donut» se ha arraigado en el imaginario lingüístico español como un término descriptivo común, la sentencia podría limitar la flexibilidad en el uso del lenguaje en el comercio, donde palabras como esta ya no evocan exclusivamente una marca, sino un producto genérico en la mente del consumidor medio.
La disputa se centra específicamente en la oferta de rosquillas denominadas Redondoughts, que eran descritas como donut en la página web de Atlanta, una compañía especializada en el comercio al por mayor y en la distribución en el sector de hostelería, restauración y catering, conocido comúnmente como Horeca, y que en 2023 registró una facturación de 51 millones de euros, lo que denota su relevancia en el mercado alimentario. Bakery Donuts, como titular legítimo, interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, invocando no solo la infracción de marca propiamente dicha, sino también actos de competencia desleal, argumentando un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno y una erosión progresiva del distintivo que podría llevar a su banalización en el sector.
Aunque la primera instancia desestimó íntegramente la pretensión, considerando que el término era de uso común y no generaba confusión, y la Audiencia Provincial de Madrid confirmó esa decisión al calificar el vocablo como meramente descriptivo, el Tribunal Supremo revoca tales criterios con una argumentación que profundiza en los principios de la propiedad industrial. Esta revocación parcial estima el recurso de casación interpuesto por Bakery Donuts, destacando que la interpretación de las instancias inferiores ignoraba el origen marcario del término y el riesgo de dilución que conlleva su uso no autorizado, incluso en contextos periféricos como una descripción web.
Aquí radica otra arista crítica: si bien el fallo protege el renombre, podría subestimar el proceso de lexicalización por el cual «donut» ha trascendido su origen comercial para integrarse al español cotidiano, un fenómeno que la Real Academia Española avala al incluirlo en su diccionario, lo que sugiere que una protección absoluta podría coartar la libertad descriptiva sin un perjuicio real demostrable. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo no se limita a una declaración superficial, sino que disecciona los elementos probatorios presentados, evaluando cómo el uso de Donut por Atlanta creaba un vínculo asociativo en la mente del consumidor medio, suficientemente informado y razonablemente atento, que podría llevar a una percepción errónea de conexión económica entre los productos.
Este análisis se enraíza en la jurisprudencia europea, particularmente en las directivas de la Unión Europea sobre marcas, que exigen una protección reforzada para signos con renombre, evitando no solo la confusión directa, sino también cualquier forma de parasitismo que erosione el valor comercial acumulado. Así, el fallo refuerza la idea de que la marca Donut no es un mero descriptor genérico, sino un activo intangible con un valor económico tangible, protegido contra intrusiones que, aunque mínimas, podrían sentar precedentes perjudiciales para la integridad del sistema de marcas en España. Sin embargo, esta rigidez interpretativa merece una crítica moderada: en un imaginario lingüístico donde «donut» evoca inmediatamente una rosquilla glaseada sin necesidad de referencia marcaria, la sentencia podría pecar de conservadurismo, priorizando el derecho exclusivo sobre la evolución natural del lenguaje, lo que podría desincentivar usos inocuos en descripciones comerciales y generar un efecto chilling en la innovación verbal del sector alimentario.
II. El origen del conflicto
El pleito surge cuando Atlanta promocionaba en su plataforma digital productos de bollería bajo una denominación que incorporaba explícitamente el signo Donut, lo que Bakery Donuts interpretó de inmediato como una intrusión deliberada en su ámbito exclusivo de protección marcaria. La demandante, como entidad que ostenta la marca española número 399.563 DONUT desde 1962, junto con otras marcas posteriores que incluyen el mismo elemento distintivo, argumentó que esta práctica no solo invadía su derecho exclusivo, sino que también generaba un riesgo inminente de dilución del signo, al asociarlo con productos de terceros que podrían no cumplir con los estándares de calidad asociados a la marca original.
Atlanta, por su parte, se defendió invocando el carácter descriptivo del vocablo, respaldado por la definición precisa de la Real Academia Española, que lo presenta como una pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y glaseada o cubierta de chocolate, sugiriendo así que el término había trascendido su origen marcario para convertirse en un elemento del lenguaje común, accesible a cualquier operador económico sin necesidad de autorización. Esta defensa, aunque plausible, choca con la sentencia, que podría criticarse por no ponderar suficientemente cómo «donut» forma parte del imaginario lingüístico español, donde su uso descriptivo no siempre implica parasitismo, sino una mera referencia a un tipo de producto ya asimilado culturalmente.
Alegó además que su empleo había sido insignificante en términos cuantitativos y no como marca propiamente dicha, sino como una mera descripción funcional del producto ofrecido, lo que, en su opinión, no generaba ningún perjuicio apreciable ni constituía un acto de mala fe. Sin embargo, esta defensa se reveló insuficiente ante el escrutinio del Tribunal Supremo, que examinó el contexto comercial en profundidad, considerando factores como la visibilidad de la web de Atlanta en el sector Horeca y la potencial exposición a un público profesional que podría establecer conexiones erróneas.
Lo anterior sugiere que el debate trasciende una mera cuestión semántica y toca el corazón de la protección marcaria: hasta qué punto un término lexicalizado en el lenguaje común pierde su capacidad distintiva y se convierte en genérico, un proceso conocido como genericidio en la doctrina anglosajona, pero que en el derecho español requiere una prueba rigurosa de pérdida total de distintividad. Aquí, la crítica a la sentencia se hace evidente: al rechazar la genericidad sin explorar en detalle el impacto cultural de «donut» en el español peninsular, donde el término se usa cotidianamente en panaderías y supermercados sin referencia a Bimbo, el fallo podría estar desconectado de la realidad lingüística, priorizando el registro histórico sobre el uso actual y limitando así la libertad de expresión en el comercio.
El Tribunal Supremo rechaza categóricamente la genericidad alegada por Atlanta, precisando que el diccionario de la Real Academia Española recoge el término con tilde, como dónut, y con una expresa mención a su origen en la marca registrada Donut, lo que excluye de plano su consideración como vocablo puramente descriptivo disponible para cualquier operador económico sin restricciones. Esta distinción entre dónut (como término genérico adaptado al español) y Donut (como signo marcario con grafía específica) es crucial, ya que evidencia que la Academia reconoce el origen comercial del vocablo, impidiendo su uso libre en contextos comerciales que podrían confundir al consumidor.
En este análisis, el Tribunal profundiza en la evolución histórica del término, recordando que marcas como Donut han contribuido a la creación de categorías de productos enteras, pero ello no implica la renuncia automática a su protección exclusiva, siempre que se mantenga el renombre y la asociación con el titular original. No obstante, esta interpretación merece una crítica: en un imaginario lingüístico donde «donut» ha sido adoptado masivamente, como se ve en literatura, medios y conversaciones diarias, la sentencia podría exagerar el riesgo de dilución, ignorando que el público español distingue intuitivamente entre el producto genérico y la marca, lo que podría llevar a un sobredimensionamiento de la protección y a una judicialización excesiva de usos inocentes.
III. La no genericidad del signo Donut
En su razonamiento exhaustivo, el Alto Tribunal subraya que Donut mantiene su naturaleza de signo distintivo amparado por la Ley de Marcas, pese a su incorporación progresiva al léxico cotidiano a través de décadas de uso popular y mediático. La mera lexicalización no resta distintividad si se reconoce su procedencia marcaria de manera explícita, argumentan los jueces, invocando principios derivados de la Directiva 2015/2436 de la Unión Europea, que armoniza la legislación de marcas en los Estados miembros.
Atlanta podría haber optado por alternativas lingüísticas como roscos, rosquillas o berlinas para describir idénticos productos de repostería, sin necesidad de recurrir al signo ajeno, cuya utilización menoscaba el renombre y el carácter exclusivo, potencialmente llevando a una dilución gradual donde el signo pierde su capacidad para identificar un origen empresarial específico. Esta postura, aunque sólida en términos jurídicos, invita a una crítica: al no conceder mayor peso al hecho de que «donut» forma parte integral del imaginario lingüístico español, la sentencia podría restringir la riqueza idiomática, donde términos importados como este enriquecen el vocabulario sin necesariamente erosionar marcas.
Esta postura corrige de forma contundente el enfoque de la Audiencia Provincial, que había calificado el término como descriptivo y admitido por la Real Academia Española sin mayor matiz, ignorando el matiz etimológico y jurídico que diferencia el uso genérico del marcario. El Tribunal Supremo discrepa y recuerda que el límite al derecho de marca solo opera cuando el uso se ajusta estrictamente a prácticas leales en materia industrial o comercial, citando jurisprudencia consolidada tanto nacional como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como en los casos L’Oréal vs. Bellure o Intel vs. CPM, donde se enfatiza la protección contra el free-riding o parasitismo.
En el presente caso, considera que no concurre tal lealtad, ya que la conducta de Atlanta afectaba directamente al renombre y a la exclusividad del signo en el mercado de la bollería, un sector altamente competitivo donde la diferenciación por marca es clave para la fidelización del consumidor. Sin embargo, esta rigidez merece crítica: en un contexto donde «donut» es usado indistintamente en el español coloquial para referirse a cualquier rosquilla glaseada, independientemente de su origen, la sentencia podría subestimar la capacidad del público para discernir, priorizando una protección formalista que no refleja la dinámica lingüística actual y podría desincentivar descripciones naturales en el e-commerce.
Profundizando en el análisis, el fallo examina el concepto de renombre como un elemento probatorio que requiere evidencia de conocimiento generalizado por el público relevante, lo cual Bakery Donuts demostró mediante su trayectoria desde 1962 y su posicionamiento en el mercado español. La no genericidad se refuerza al considerar que, aunque el término dónut figure en el diccionario, su grafía original Donut conserva un elemento fantástico y arbitrario que lo hace apto para registro, evitando que se convierta en un descriptor necesario para la comercialización del producto.
Esta distinción invita a reflexionar sobre otros signos similares, como Aspirina o Jeep, que han luchado contra la genericidad en diversos ordenamientos, ilustrando cómo el derecho de marcas actúa como barrera contra la erosión del valor intangible. No obstante, la crítica persiste: al no equilibrar suficientemente el renombre con la integración de «donut» en el imaginario lingüístico español, donde el término es sinónimo de un dulce accesible y no de una marca específica, la sentencia podría fomentar un monopolio verbal que limita la competencia leal y la creatividad descriptiva en sectores como la bollería.
IV. El riesgo de dilución y parasitismo
La sentencia destaca que el empleo de una marca renombrada por un tercero puede generar un aprovechamiento indebido de su notoriedad, con el consiguiente perjuicio a su distintividad inherente y a su capacidad para atraer consumidores. Basta con que el consumidor establezca un vínculo mental entre los signos en cuestión para que surja el riesgo de dilución o parasitismo comercial, un concepto que el Tribunal Supremo desarrolla con detalle, diferenciando entre dilución por desdibujamiento (blurring), donde el signo pierde fuerza distintiva, y por deslustre (tarnishment), donde se asocia con productos de menor calidad.
Este criterio se alinea perfectamente con la doctrina europea en materia de marcas, particularmente con el Reglamento (UE) 2017/1001, donde la protección se extiende no solo a la confusión directa entre productos idénticos o similares, sino a cualquier forma de explotación injustificada del prestigio acumulado, incluso en usos no comerciales si afectan al renombre. Sin embargo, esta ampliación de la protección merece una crítica: al aplicar un umbral tan bajo para el vínculo mental, especialmente con un término como «donut» que ya forma parte del imaginario lingüístico español, la sentencia podría exagerar riesgos hipotéticos, restringiendo usos descriptivos inocuos que no diluyen realmente el signo.
Ello obliga a deducir que, incluso en usos fugaces como el aquí examinado —limitado a una descripción en una web de distribución—, la infracción se materializa si se constata un nexo asociativo en la mente del público objetivo, que en este caso incluye profesionales del sector Horeca familiarizados con marcas de bollería. El Tribunal Supremo estima así que Atlanta violó los derechos de Bakery Donuts al aplicar el signo Donut a productos de bollería en su web, declarando la infracción y ordenando el cese de tal uso, con una argumentación que pondera el equilibrio entre libertad de expresión descriptiva y protección de la propiedad industrial.
En un análisis más profundo, el fallo considera el impacto económico potencial: si se permitiera tales usos, se incentivaría el parasitismo, donde competidores menores se benefician del marketing ajeno sin inversión propia, erosionando el incentivo para innovar en branding. No obstante, esta perspectiva crítica se enriquece al cuestionar si, en el caso de «donut», el parasitismo es real o si el término ya ha evolucionado hacia una genericidad cultural en el español, donde su uso no evoca parasitismo sino mera descripción, lo que podría hacer la sentencia menos adaptable a la realidad lingüística.
Esta perspectiva se enriquece al comparar con analogías jurisprudenciales, como la batalla por marcas que han devenido semi-genéricas, donde el titular debe vigilar activamente para evitar la pérdida de derechos. El riesgo de parasitismo se cuantifica no solo en términos de ventas perdidas, sino en la degradación del aura de exclusividad que rodea a Donut, un signo que evoca no solo un producto, sino una experiencia de consumo asociada al Grupo Bimbo. Sin embargo, la crítica radica en que, al no diferenciar suficientemente entre usos parasitarios intencionales y descripciones neutras en un imaginario donde «donut» es moneda corriente, la sentencia podría promover una judicialización excesiva, desincentivando la libertad comercial y lingüística en un mercado donde el lenguaje evoluciona más rápido que el derecho.
V. Límites a la condena y desestimación de la competencia desleal
No obstante, la sentencia modera sus efectos al constatar que Atlanta ya había retirado voluntariamente el término de su página web y que su empleo fue muy limitado y efímero en el tiempo, lo que evidencia una ausencia de persistencia en la conducta infractora. Por ello, no impone indemnización por daños y perjuicios ni sanción coercitiva de ningún tipo, limitándose estrictamente a la declaración de infracción y al cese definitivo, una decisión que refleja el principio de proporcionalidad en la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta contención evita sanciones desmedidas ante conductas que, aunque ilícitas en su esencia, no generaron daños cuantificables o persistentes en el mercado, priorizando la corrección futura sobre el castigo retroactivo y reconociendo que el uso fue insignificante en términos de impacto comercial. Aquí, la moderación es loable, pero crítica si se considera que, con un término como «donut» ya integrado al imaginario lingüístico, incluso la mera declaración de infracción podría disuadir usos legítimos, ampliando innecesariamente el alcance de la protección.
Además, el Tribunal desestima las pretensiones por competencia desleal acumuladas a las de propiedad industrial, aclarando de manera detallada que no procede duplicar la protección por idénticos hechos subyacentes, ya que ello conllevaría una superposición innecesaria de regímenes jurídicos. La normativa sobre propiedad industrial, regulada por la Ley 17/2001 de Marcas, y la sobre competencia desleal, contenida en la Ley 3/1991, cumplen funciones distintas y complementarias: la primera protege el signo en sí como bien intangible, mientras que la segunda sanciona prácticas desleales en el mercado que afecten a la competencia general, por lo que no caben acciones concurrentes que persigan el mismo fin reparatorio sin aportar elementos diferenciales, evitando así un abuso del proceso judicial y promoviendo la eficiencia en la resolución de conflictos. Esta desestimación es coherente, pero podría criticarse por no explorar si, en casos de términos lingüísticamente asimilados como «donut», la competencia desleal ofrece un marco más flexible para evaluar lealtad sin la rigidez marcaria.
En este punto, el análisis se profundiza al considerar que la desestimación de la competencia desleal refuerza la especialidad del derecho de marcas, donde las infracciones específicas absorben las genéricas, alineándose con la doctrina de la litispendencia y la cosa juzgada para prevenir duplicidades. Esta moderación en la condena invita a una reflexión sobre el equilibrio entre rigor protector y flexibilidad, asegurando que las sentencias no disuadan el comercio legítimo. No obstante, la crítica persiste: al limitar la condena pero mantener la infracción por un uso de un término del imaginario lingüístico español, la sentencia podría generar incertidumbre, donde operadores temen sanciones por descripciones cotidianas.
VI. Implicaciones jurídicas
Esta resolución reabre el debate sobre el uso genérico de marcas renombradas y fortalece de manera notable la posición de titulares que ven sus signos incorporados al lenguaje común sin perder por ello su protección exclusiva, estableciendo un estándar más estricto para evaluar la genericidad. Analogías con casos como el de la marca KM 0 entre empresas de neumáticos, resuelto también por el Tribunal Supremo, o la persecución de usos no autorizados de CrossFit en gimnasios, ilustran cómo el Alto Tribunal tiende a priorizar la lealtad comercial sobre la mera descriptividad léxica, reconociendo que las marcas contribuyen al vocabulario pero mantienen su valor distintivo si se prueba su origen.
La sentencia, en suma, consolida un marco jurídico donde la distintividad prevalece si se acredita origen marcario, incluso frente a definiciones académicas de la Real Academia Española, promoviendo una interpretación teleológica de la Ley de Marcas que favorece la innovación y la inversión en branding. Sin embargo, esta consolidación merece crítica: al no matizar suficientemente la integración de «donut» en el imaginario lingüístico, podría fomentar un proteccionismo que limita la evolución del español comercial, donde términos como este enriquecen el léxico sin perjuicio real.
Profundizando, las implicaciones se extienden al ámbito europeo, donde esta sentencia podría influir en la aplicación uniforme de las directivas de marcas, incentivando a los titulares a monitorear activamente usos terceros para prevenir la dilución. En el sector alimentario, particularmente, obliga a distribuidores como Atlanta a ser más cautelosos en sus descripciones web, optando por términos neutros que eviten vínculos asociativos. Este fallo también resalta la importancia de la prueba en casación, donde el Tribunal Supremo corrige errores de valoración en instancias inferiores, reforzando el rol del recurso como garantía de uniformidad jurisprudencial. No obstante, la crítica se centra en que, al priorizar el renombre sobre la asimilación lingüística, podría desincentivar la competencia en mercados donde el lenguaje es herramienta descriptiva esencial.
Las reflexiones finales sobre esta sentencia invitan a considerar el delicado equilibrio entre la evolución lingüística y la protección económica de las marcas. En un mercado donde los signos distintivos se convierten en parte del patrimonio cultural, el fallo del Tribunal Supremo defiende la exclusividad como incentivo para la creatividad comercial, pero advierte contra interpretaciones rígidas que podrían limitar la libertad descriptiva.
Este caso podría inspirar reformas legislativas para clarificar los umbrales de genericidad, asegurando que el derecho de marcas evolucione en armonía con el lenguaje y el comercio, sin sacrificar la lealtad que sustenta la competencia sana. Sin embargo, la crítica ligera a la sentencia radica en su posible subestimación del imaginario lingüístico español, donde «donut» ya no es solo una marca, sino un vocablo vivo que enriquece la comunicación diaria, sugiriendo que futuras resoluciones deberían ponderar más este aspecto cultural para evitar un proteccionismo desproporcionado. En última instancia, la resolución no solo resuelve un litigio específico, sino que contribuye a un marco más robusto para la propiedad industrial en España, aunque con espacio para una mayor flexibilidad lingüística.
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